多主体实施方法专利侵权判定标准的探讨

2023年12月19日，由ICT知识产权发展联盟（原手机中国联盟）主办，爱集微咨询（厦门）有限公司承办的“手机知识产权研讨会”在京召开。华为、小米、OPPO、VIVO、苹果、联想、魅族等国内国际领先的手机终端企业代表均参与了会议讨论并做了主题分享。此外，会议还吸引了腾讯、抖音、快手等互联网巨头，广汽、理想、蔚来等车企，以及十余家各类电子设备和智能装备企业的加入。关于“多主体实施方法专利侵权判定标准”这一主题，与会的具有多年行业从业经验的企业法务、律师等法律专家均从各自的角度发表了自己的观点，分享了有价值的建议。会上，法律专家及企业法务王铮首先分享了其对于“敦骏诉腾达案”中的多主体实施方法专利侵权判定标准的思考，与会企业代表针对该议题也进行了热烈而深入的交流。

议题背景：

对于多主体实施方法专利的“实质固化”的侵权判定规则，具体而言为，只要被诉侵权行为人将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中，且该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用，即可认为被诉侵权行为人实施了该专利方法。

进一步地，上述“实质固化”规则还有可能被扩张适用到更复杂的、涉及两个以上主体的实施方法专利。举例而言，某个专利方法可能涉及手机终端以及无线接入点、认证服务器等多个网络侧设备，而手机终端厂商仅是将手机终端相关的部分步骤固化到产品中，剩余步骤是由其他产品所实施（“部分固化”专利方法）。换言之，仅依赖单一的设备无法自然再现上述专利方法，但依然有可能被认定为“实质固化”而造成直接侵权。

研讨内容：

对于这种多主体实施方法专利，是否可以突破“全面覆盖规则”，认为专利法第11.1款规定的“实施专利方法”的行为包括仅将专利方法的部分步骤固化到产品的行为？在后续的案件中，“实质固化”规则会不会如上述这般被扩大使用，从而使得手机以及其他电子终端企业在侵权纠纷中处于不公平的不利地位？

针对上述问题，王铮在会上陈述了相应观点，其认为对于“实质固化”这一解释如果被扩大化使用，从法理上讲，多主体实施方法专利的“部分固化”侵权就突破了专利法第十一条列举的“侵权行为”，突破了“全面覆盖原则”，也否定了权利要求的权利界定公示作用，对专利体系的结构性和权利用尽原则也造成了破坏。从实务上讲，“实质内容”的表述十分容易导致司法裁判不确定性，从而不当的扩大其权利要求保护范围。事实上，权利人在专利撰写过程中也可以通过“单侧撰写”、“产品权利要求”保护其发明的实质内容，而非新设立一个“部分固化”规则。上述情形将会使得手机以及其他电子终端企业在侵权纠纷中处于不利地位，是业内企业在知识产权风险方面需要引起重视的新问题。

资深知识产权诉讼律师杨璞发表了补充观点，认为“部分固化”规则如果突破全面覆盖原则则违背了立法原意；需要审慎适用“部分固化”规则，警惕其滥用以及保护范围不当扩大化；对于类似案例可参考美国替代责任路径，并考虑各步骤实施主体之间的关系等。

此外，具有多年行业经验的法律专家和企业法务沈冲也从法律和产业的角度发表了自己的观点：首先，避免个案思维，尽管之前有两个双侧撰写、多主体认定侵权的案件，但是个案中体现了对于具体案情的判断，虽然突破了全面覆盖原则，但是从加强知识产权保护的角度，是能够理解的。同时，在该类问题的讨论和思考中，需要考虑问题的底层逻辑和影响因素。例如，多主体实施专利的方法中的多主体的角色是什么，以通讯类的技术方案为例，一般至少包含了基站侧和终端的相互交互。而从产业的角度，运营商和基站侧是更可能做规避设计和专利价值评估的，并且可能很多的专利从运营商侧已经获得了许可，作为有参与角色的当事人不能进入诉讼，对于整体机制的制衡是可能有问题的。从该问题的整体解决的角度，可以从更全局的角度考虑利益平衡和制度建设，让该类型的案件可以有一个更加全面的思考。

法学专家观点：

事实上，业界已有多位法学专家呼吁，对多主体实施方法专利的“实质固化”侵权判定原则必须结合个案中的限定条件严格适用，不能无限扩大化使用，同时还需唤起业内企业对该问题的关注和行业共识的形成。

李小伟，苏州大学王健法学院副教授：

“‘敦骏诉腾达案’中确立的‘不可替代的实质性作用’这一规则需要结合腾达案中的限定条件严格适用，而不能当然地将其适用到所有多主体实施方法专利的侵权判定中。”

商建刚，上海政法学院副教授；陈姣莹，上海市高级人民法院法官：

“即便是最高人民法院的法官，也不具备造法功能。本案中，最高人民法院从直接侵权的角度来认定侵权，…这实际上是对直接侵权进行了扩张解释。”

易继明，北京大学法学院教授，北京大学国际知识产权研究中心主任：

“WAPI技术迭代及市场表现平平，甚至没有实际的应用场景，到底是自身技术及市场开拓问题，还是行政力量支撑所导致的巨婴现象，尚需要进一步的研究。但是，无论如何，公权力持续地为WAPI背书是不明智的,对营商环境造成了不良的影响。…即便有了公权力的背书，WAPI也不能将公权力放在火上烤。”

产业观点：

针对这一议题，与会嘉宾从产业实际出发，纷纷表达了对于将“实质固化”规则进一步扩张成“部分固化”规则的看法和解读，并表示后续会持续关注这一事件的发展走向。此外，联盟结合之前多家厂商针对本议题提交的的调查问卷内容，梳理汇总以下观点：

1.单侧撰写十分普遍，如果扩大到“部分固化”规则，影响将十分广泛

在撰写专利时，针对不同主体进行单侧撰写已经成为行业的共识和常用的技术手段，如果扩张为“部分固化”规则，专利侵权判断的规则将从根本上被否定。因此被诉产品侵权的判定不应该被扩大为只要求产品实行权利要求的部分内容就被认定为达成侵权的标准。

2.“部分固化”规则会对专利申请体系造成不利的影响

在该规则的影响下，专利权人会更倾向于将尽可能多的主体执行的步骤写到权利要求中，即使其中一个主体执行的步骤并无新创性。这对专利实践是一种反面的引导，将会导致授权权利要求的主体构成越来越复杂，保护范围越来越难以界定，给侵权界定引入更多的困难和隐患。

3.“部分固化”规则将造成专利权不稳定性增加

显然，“部分固化”规则扩大了方法权利要求的保护范围。相应的，在专利无效程序中也应按照扩大后的保护范围来进行审查。按此逻辑，原本不能影响新颖性和创造性的现有技术也能被用来无效掉扩大保护范围后的方法权利要求。将“部分固化”作为常规规则来使用将会造成方法权利要求无效争议增多，专利不稳定性增加。

4.不应理所当然的认为产业链条上的每个固化行为人都是侵权责任人

在电子设备领域，一个产品的软件开发者、硬件制造者，以及其他产业链参与者往往是多个企业主体，不应错误理解固化行为人必然包括所有产业链参与者，而应根据案件情形判断，具体是哪个主体的行为起到了真正的“不可替代的实质性作用”，免使他人遭受讼累、亦造成司法资源浪费。

5.实质固化规则必须要在法律法规中予以确定之后适用

中国不是判例法国家，相关规则应该在法律或法规中予以规定后才能够被适用。此外，应当为该规则设定更为清晰、明确和严格的使用条件。比如，被固化到产品中的内容如果对权利要求的新创性没有贡献，则该产品的生产/制造/销售等行为不应当被认定为侵权。

6.知识产权制度应在专利权保护力度和公众利益之间谨慎考量和平衡

国家需要从现实的发展状况和未来发展需要作出适当的制度选择，在专利权保护力度和公众利益之间谨慎考量和平衡。要避免过分扩张专利权保护范围，给予专利权人适当的保护，也是对保护公众可自由利用的技术空间提供足够的法律确定性。而将“部分固化”规则作为常规规则来使用将会损害公众的利益以及阻碍市场竞争，使得公众对于方法权利要求保护范围原本稳定的预期被打破，企业销售产品侵犯方法权利要求的不确定性增加。